商標のコンセント制度について解説

商標登録に「コンセント制度」が導入されました

商標登録するときに、「コンセント制度」が利用できるようになったって聞いたよ
どんな制度なの?
簡単に言うと、先に類似の商標が出願・登録されていても、その権利者の同意があれば、後から出願した商標を登録できる制度です
ただし、日本の場合、単に同意があればOK、というものではない点に注意が必要です
同意ってつまり、先行商標の権利者が、後から出願された類似商標が登録されることを認めたってことだよね
権利者が認めたなら、何も問題ないんじゃないのかな?

商標コンセント制度の概要

商標法が改正され、第4条第4項が新設されたことにより、2024年4月1日から「コンセント制度」が導入されました。

第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

商標法第4条第1項第11号では、「同一・類似の商品・サービスに使用する同一・類似の商標が先に登録されていると、後から出願した商標は登録できない」ことを定めています。

しかし、上記の商標法第4条第4項によって、第4条第1項第11号に該当する商標でも、以下の条件を満たせば、商標の併存登録を認めることになりました。

  1. 商標登録を受けることについて、先行商標の権利者の承諾を得ていること
  2. 出願した商標を使用する商品・サービスと、先行商標に関する権利者の商品・サービスとの間で混同を生ずるおそれがないこと

「先行商標の権利者の承諾」

「コンセント」は、「同意、承諾」を意味する言葉です。コンセント制度の適用を受けるには、まずは商標を登録することについて、先行商標の権利者から承諾を得ることが必要です。

この承諾は、出願のときではなく、査定のときにあることが求められます。

「混同を生ずるおそれがないこと」

日本のコンセント制度では、単に先行商標権利者の承諾があるだけでは登録できず、2つの商標が使われたとしても、誰の商品/サービスなのかについて混同が生じないことが求められます。

混同が生じるおそれがあるかどうかは、出願商標・先行商標に関して、下記のような具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。

  1. 2つの商標の類似性の程度
  2. 商標の周知度
  3. 商標が造語よりなるものであるか、または構成上顕著な特徴を有するものであるか
  4. 商標がハウスマークであるか
  5. 企業における多角経営の可能性
  6. 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
  7. 商品等の需要者の共通性
  8. 商標の使用態様その他取引の実情

さらに、登録時点では混同が生じるおそれはない、というだけでなく、登録後も混同が生じないか、ということも求められます。

登録後の混同防止を担保する制度

コンセント制度によって併存登録された後に、混同が生じることを防ぐための制度として、以下の規定が手当てされています。

  • 相手方の商標の使用によって、自分の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、相手に、両者の商標の混同を防ぐのに適当な表示をすることを請求(混同防止表示請求)することができる(商標法第24条の4第1号・第2号)
  • 一方が、不正競争の目的で、もう一方の商品・サービスと混同が生じるように商標を使用したときは、誰でもその商標登録を取り消す審判(不正使用取消審判)を請求できる(商標法第52条の2第1項)

どうして「混同を生ずるおそれがないこと」が必要なの?

例えば、「NIKE」と書かれたスニーカーを店頭で見かけたら、「ナイキ社が作ったスニーカーだな」と思いますよね。そして、「ナイキ社のスニーカーだから、いいものだろう」と思って買うかもしれません。

つまり、商標には、商標の権利者への信用が蓄積されているわけです。

権利者同士で承諾していても、2つの類似する商標が使われることで、誰の商品であるかについて消費者が混同してしまうなら、消費者にとっては不利益が生じます。

商標法は、消費者の利益を守ることも目的にしています。そのため、消費者に不利益が生じることを防ぐために、「混同を生ずるおそれがないこと」も必要とされています。

コンセント制度を利用できない商標

上記の通り、「混同を生ずるおそれがないこと」は1~8の具体的な事情を総合的に考慮して判断すると、商標審査基準に記載されています。

また、先行登録商標と同一(縮尺が違うだけのものを含む)の商標で、同一の指定商品/役務に使用するものについては、原則として「混同が生じるおそれが高い」と判断する、とも記載2024年4月1日から、商標について留保型コンセント制度が導入されました。どのような制度か解説します。されています。

(3) 考慮事由
「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。

少なくとも、商標か指定商品/役務のどちらか一方が「類似」の関係でなければ、コンセント制度を利用して登録を目指すことはできません。

コンセント制度を利用するために必要なこと

まずは、先行商標権者の承諾が必要

そもそも、引用商標の権利者に、引用商標と同一・類似の関係にある商標の登録を承諾してもらえなければ、コンセント制度は利用できません。

同一・類似の商標が後から登録されることを排除できることも商標登録のメリットの1つですから、先行商標権者の承諾を取りつけることが、そもそも高いハードルと言えるでしょう。

ただし、お互いの業種や実際の取り扱い商品・サービス、将来の展望などによっては、協力することで共栄できる場合もあります。

コンセントを得るための交渉には、自分にも労力がかかるので、勝算があるかどうかを見極めてから話を持ちかけることが大切です。

承諾を得られたら、合意書を作る

承諾を得られたら、そのことを証明するために承諾書を作成します。

さらに、「今も、将来も、混同が生じない状態で商標の使用・商品/サービスの取引をする」ということを両社で合意して、書面にすることも重要です。

将来に関する「混同が生じるおそれがないこと」については、当事者間での、どのようにそれぞれの商標を使用していくか、商標を付した商品・サービスをどのように販売・提供していくか、に関する合意の内容が、審査において考慮されます。

今は混同が生じないと考えられたとしても、将来は変わる可能性があります。将来も混同が生じないことを示すためには、当事者間での同意の内容が非常に重要となります。

承諾書と合意書は、1つの書面にまとめても、別々の書面としてもOKです。どちらも、サンプルが商標審査便覧に記載されています。

参考:商標審査便覧 42.400.02 商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い

結構大変そうだなあ
難しいのは事実でしょう
しかし、今まではまったく認められていなかったので、取れる策が増えたのはよいですね
まずは方策の1つとして、覚えておくね

商標コンセント制度についてのまとめ

商標のコンセント制度のポイントは、以下の通りです。

  • 「商標を登録することについての先行商標権者の承諾があること」と「2つの商標が同時に使用されても、混同が生じるおそれがないこと」の両方を満たすことが必要
  • 先行商標権者とは、単なる承諾だけでなく、将来の商標の使用方法・商品/サービスの取引方法等について合意することが重要

これまでどおり、意見書で商標が非類似であると主張して拒絶理由を覆したり、必ずしも必要ではない指定商品・役務を削除することで解消することもできる場合があります。

ポイントを抑えて、コンセント制度を利用する必要があるか、よく検討してくださいね。

コンセント制度の必要がない出願をするためには

コンセント制度の導入によって、同一・類似の先行商標があった場合に取れる策は増えましたが、先行商標があると商標登録が難しいことには変わりありません。

スムーズに商標登録を手に入れるためには、先行商標がないかを事前に調査することが重要です。

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HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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