アメリカ（米国）での商標登録について

アメリカ（米国）で商標出願をする前に

僕が開発から携わった商品がついにアメリカ進出だ！いつかハリウッドスターにも手に取ってもらえる日が来るのかな～

おめでとうございます！夢が膨らみますね
アメリカへの商標出願もお忘れなく！事前にアメリカでの商標登録に関する基礎知識を習得しておくとよいですよ

海外への事業展開を考えている方や企業にとって、アメリカは大きな市場であり、重要な国の一つでしょう。
アメリカでの商標登録に関する基礎的な知識、知っておくべき情報や注意点などをご紹介します。

最大の特徴「使用主義」

アメリカの商標制度の最大の特徴は「使用主義」を採用しているところといえます。
日本では、商標を登録することによって商標権が発生する「登録主義」が採用されていますが、商標を使用することによって商標権が発生するのが「使用主義」です。
「使用主義」は、商標登録を取得していなくても、実際に商標が使用されることでその使用地域で権利が発生します。一方で、例え商標登録しているからといって継続して使用していないと権利放棄とみなされますので注意が必要です。

そして、商標が使用されていることが前提の制度のため、商標登録や登録の維持に際しては、アメリカ特許商標庁（USPTO）に対し、商標を現実に使用していることの宣誓書と証拠の提出が求められます（一部例外を除く）。

したがって、アメリカへ出願の際は、数年以内の使用を見据えて検討する必要があります。

商標登録を行うことのメリット

使用によって権利が発生するなら、商標登録を行わなくてもよいかというと、そうではありません。
未登録商標の場合、例えば、他人に商標を使用されているのを発見したとき、どこまで保護されるのかは、裁判で明らかになります。また、使用により商標の権利を獲得し、かつ自身がその所有者であるとみなされるために、裁判上で自ら立証しなければなりません。

他にも、以下のようなメリットがあります。
・Rマークを付すことができ、当該登録商標の所有権をアメリカ全土に対して主張したものとされ、第三者の使用をけん制できる
・税関に模倣品の輸入の差止めを請求できる
・「不可争性」の獲得
　※「使用宣誓書・使用証拠」の項目で後述します。

よって、登録をしないで商標を使用するよりも、商標登録を行うことのメリットは多いのです。

出願

アメリカの商標登録出願の際は、実際の商標使用や外国における登録を基礎とした出願であることを明示しなければなりません。基礎の種類には以下があります。

(1) 使用に基づく出願
既にアメリカにおいて国際取引又は州を超えた取引で使用を開始している場合に選択できます。
※このときの「使用」の定義については、「使用宣誓書・使用証拠」の項目で後述します。

出願時には、商標の使用開始日（日本を含めた世界で初めてその商標を使用した日）や使用証拠などの提出が必要です。

(2) 使用意思(Intent to Use)に基づく出願
まだアメリカにおいて使用を開始していないものの、商標を取引において使用する意思がある場合に選択できます。
出願時にアメリカ内で商標を使用していることは求められませんが、登録までに使用を開始する必要があります。登録時に使用証拠を伴う使用宣誓書を提出することが必要です。
使用宣誓書と使用証拠が提出されない限り、商標は登録されません。

(3) 外国出願・登録に基づく出願
アメリカ外（日本含む）で出願・登録している必要があり、その外国出願・登録の範囲内の内容で出願が可能です。
外国出願の登録証の控えを提出する必要があります。
アメリカへの出願時点で既に日本で商標登録を受けている場合は利用しやすい基礎です。また、アメリカ出願のために、先に日本で出願を行えば、優先権主張を行うこともできます。

(4) アメリカを指定したマドプロ出願
マドプロ出願において米国を指定する場合です。マドプロ出願時に「標章を使用する意思の宣言書」（MM18）を提出する必要がありますが、使用証拠の提出は求められません。
マドプロ出願を行うためには、日本において商標出願又は商標登録のいずれかが必要です。

指定商品/役務の記載

アメリカの審査においては、指定商品/役務を具体的に記載することが求められます。
国際分類を採用しており、日本と同様の商品・役務区分となりますが、日本で出願する際のような包括的な表記は認められない場合があります。

例えば、日本では「第25類　被服」の表記は登録が認められますが、アメリカの場合は「第25類　ジャケット、スカート、ブラウス、靴下、マフラー」などのように具体的な記載にした方がよいでしょう。包括的な表記を記載する場合、『上位概念, namely, 具体的商品名称』といった表記で記載することは認められます。
特に、マドプロ出願の場合、基礎となる日本の商標登録出願の指定商品/役務の記載をそのまま利用すると、アメリカの審査で拒絶される場合がありますので留意が必要です。
また、使用の予定がない指定商品/役務は極力記載しないようにします。

使用宣誓書・使用証拠

使用主義を採用するアメリカにおいては、アメリカ特許商標庁（USPTO）への使用宣誓書や使用証拠の提出が手続として組み込まれており、度々そのタイミングが訪れます。

①出願～登録時まで　（※何を出願の基礎とするかによる）
②登録から5～6年の間
　・提出期間は、登録許可通知の発行後6ヵ月以内
　・この期限は、最大3年まで延長可能
③更新時（登録から9～10年の間）
④その後、更新（10年）ごと

使用宣誓書とは

願書に記載された指定商品/役務の全てについて、真正な使用を宣誓するものです。もしこの宣誓書において虚偽が判明した場合は詐称となり、登録の全てが無効となるリスクを負います。

また、上記②のタイミングで提出することができる「商標権の不可争性についての宣誓書(第15条不可争宣誓書)」は、登録から5年間継続して使用され、かつその後(現在)も取引で使用されていること等を条件に、第三者が当該商標権の有効性について争うことができないものとする効果を発揮します。「不可争性」を獲得した場合、未登録先使用の商標の存在を理由として商標が取り消されることがなくなります。

不可争宣誓書の提出は必須ではないものの、商標権をより安定かつ強固にするために、特段の事情がない限り提出することをおすすめします。

使用証拠とは

「取引上における使用 (Use in Commerce)」がアメリカ商標法における「使用」と定義されており(商標法第45条(15 U.S.C. §1127))、取引において、商品に商標を付すこと、または商品との関連で商標を使用することをいい、広告的使用(商品/包装と物理的に結合していない使用)は、商品の場合、使用とは認められません。
一方、サービスマーク（役務）は広告的に使用された場合でも商標の使用とされます。
実際に商品や役務に使用されている商標の写真や販売サイトのコピーを提出して、使用の実績の証拠として提出します。

• 「商品」についての使用：それはいかなる方法であれ、商品、容器、それに関連する表示物、又はそれに添付されるタグ・ラベル、又は商品の性質上そのように付すことができない時は、その商品やその販売に関する書類に付され、かつ、その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合をいう。

• 「サービス」についての使用：それが、サービスの提供又は広告において使用若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又はそのサービスが2つ以上の州又は合衆国及び外国において提供され、かつ、サービスを提供する者がその役務に関連する取引に従事している場合をいう。

なんだか日本の商標制度とは結構違うから大変そうだけど、まずは違いがあることを知れてよかった！使用証拠はどんなものが有効か、アメリカの商標登録に詳しい弁理士さんに相談してみよう！

現地代理人費用：タイムチャージ制

直接アメリカへ出願する場合、現地の代理人（特許事務所、弁理士や弁護士）を通じて行う必要があります。当所の経験では、アメリカの特許事務所は、圧倒的にタイムチャージ制が多いと感じています。
ですので、アメリカの商標出願に慣れていない方が現地の特許事務所へ直接いろいろ相談するとしたら、タイムチャージによって相談料だけで高額になってしまった、ということもあり得ます。まずはアメリカへの出願経験も豊富な当所へご相談ください。
当所から現地代理人を通じ、事前の出願費用のお見積りなども可能です。

まとめ

アメリカの「使用主義」は、日本の「登録主義」とは根源が違うため、難しいように感じてしまいます。
しかし、「使用主義」の考え方を理解し、準備したうえで出願すれば、アメリカでの商標登録手続きのハードルは高くありません。
当所は、アメリカへの商標出願や使用証拠の提出などの経験が豊富です。アメリカ進出をお考えの方は、ぜひご相談ください。⇒お問合せページ

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