商標登録の特許事務所・弁理士への依頼について

商標登録は自社でできる?

自社でデザインしたゆるキャラの商標登録を考えているんだけど、自社で商標登録できるかな?

自社でやる場合は費用を最小にすることができるメリットがありますが、専門知識がないと非常に面倒で時間もかかりますので、弁理士や特許事務所に依頼したり、オンラインサービスを利用するのがいいですよ。

なるほど!もう少し詳しく教えてくれる?

商標登録をするには、特許庁へ商標出願をする必要があります。特許事務所に依頼しなくても、自社で商標出願をすることも可能です。
では、なぜ、多くの人は、特許事務所に依頼をして商標出願をするのでしょうか

以下では、商標登録の手続きを特許事務所・弁理士に依頼するメリットについてご説明します。

目次 Index
    1. 商標登録は自社でできる?
  1. 商標登録を特許事務所・弁理士に依頼するメリット
    1. 時間と労力を省くことができる
    2. 専門家の知見を得ながら手続きを進めることができる
    3. 商標登録後も更新登録の期限管理などのフォローを受けることができる
  2. 商標登録を特許事務所・弁理士に依頼した場合の費用(料金)について
    1. 先行商標調査
    2. 出願
    3. 拒絶理由通知への対応
    4. 登録査定に対する登録料の納付

商標登録を特許事務所・弁理士に依頼するメリット

時間と労力を省くことができる

商標登録をするためには、まず、特許庁へ商標出願をします。
審査の結果、商標登録ができないと判断された場合は、特許庁から拒絶理由通知書という書類が届くことになりますが、内容を検討の上、意見書や補正書などを提出して、商標登録が認められるべきものであることを説明する必要があります。
無事、商標登録ができると判断された場合は、登録料を納付する必要があります。

これらの手続きを行うためには、商標登録願、意見書、手続補正書、登録料納付書などといった書類を作成する必要があります。
これらの書類がどういう書式でどのような事項を記載すべきものなのかを自分で調べて対応するとすると相当な時間がかかります。
場合によっては、何度もやり直しが必要となる可能性もあります。

特許事務所・弁理士に商標登録の手続きを依頼することで、専門家が適切に書類を作成し、特許庁へ手続きをすることが可能になります。

専門家の知見を得ながら手続きを進めることができる

商標出願をしたもの全てについて、商標登録が認められるわけではありません。

特許事務所・弁理士に依頼をした場合には、出願前に商標登録の可能性を判断するための商標調査を行う場合が多いです。
慣れていない方でも、特許庁のデータベースを活用すれば、同じ商標が存在するかどうかを調べることはできるかもしれませんが、商標登録の可能性がどの程度あるかを判断するのは非常に困難です。

そのため、自分で手続きをする場合、専門家から見れば商標登録が認められないものを誤って商標出願してしまうおそれがあります。
特許事務所・弁理士に依頼をしていれば、出願前にアドバイスをもらうことができ、無駄な出願を防ぐことができます。

また、特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合も、特許事務所に依頼していれば、どのように対応すればよいかについて、専門家からアドバイスを受けることができ、意見書等の書類を作成してもらうこともできます。

商標登録後も更新登録の期限管理などのフォローを受けることができる

商標登録されると、商標権が発生します。
商標権の存続期間は登録日から10年ですが、登録日から10年を経過する前に更新登録の申請をすることにより、商標権を更新することができます。

特許事務所・弁理士へ商標登録の手続きを依頼した場合、多くの特許事務所では、この更新登録の期限管理をしてもらうことができ、期限が近付くと(その数か月前に)更新登録をするか否かの問い合わせをしてもらえます。

一方、特許事務所・弁理士に依頼せずに、自分で商標登録(出願)をした場合、このような期限管理を自分ですることになります。

登録日から10年後に更新登録の手続きをするとなると、商標中心の仕事をされている担当者であればさほど問題はありませんが、他の業務も担当されている方や経営者であれば、10年後も忘れずに手続きを行うのは非常に困難であります。

なお、既に自社で出願から登録までの手続きをした場合でも、更新登録の期限管理と手続きだけを特許事務所・弁理士に依頼することも可能です。

商標登録を特許事務所・弁理士に依頼した場合の費用(料金)について

ご自身で商標登録をすると、商標登録にかかる費用(料金)は特許庁へ支払う印紙代のみになりますが、特許事務所・弁理士に商標登録を依頼すると、特許庁へ支払う印紙代と特許事務所・弁理士へ支払う手数料の2種類の費用(料金)がかかってきます。

以下では、先行商標調査、出願、拒絶理由通知への対応及び登録査定に対する登録料の納付という大きく4つのステップ(出願~登録までの流れ)に分けて、特許庁へ支払う法定費用と特許事務所・弁理士へ支払う手数料についてサクッと解説します。

先行商標調査

先行商標調査とは、自社の社名やブランド名、ロゴなどが商標登録を受けられるかどうかを判断する調査です。出願しようとしている商標と類似の商標がすでに登録されていないかどうかを、特許庁のJ-PlatPatというデータベースを使用して自分で検索することもできますが、漏れなく適切な調査を行うことは非常に難しいため、やはり専門家である弁理士に最終的な先行商標調査を実施してもらう方が良いです。

ご参考に、日本弁理士会が実施した平成15年及び18年の弁理士報酬のアンケートによれば、出願前に行われる文字商標調査の一般的な弁理士報酬(特許事務所に支払う手数料)は、1商標1区分で約20,000円、通常複数の区分を選択して出願することが多いですので、仮に区分が3つだとすると60,000円の費用がかかります。

出願

商標登録出願では、特許事務所に支払う法定費用と、特許事務所の弁理士に支払う手数料が必要です。
なお、自分で出願した場合は特許事務所に支払う手数料は掛かりませんが、適切でない願書を提出してしまった場合、補正指令や拒絶理由通知を受け、適切な権利を取得できなかったり、商標登録が受けられなかったり、再度お金を払って出願しなければならないといったリスクがありますので、専門的な知識のある弁理士に依頼することをおすすめします。

特許庁の法定費用は、3,400円+(区分数×8,600円)です。例えば、1~5区分を出願した時の特許庁法定費用は、それぞれ、1区分:12,000円、2区分:20,600円、3区分:29,200円、4区分:37,800円、5区分:46,400円となります。
また、特許事務所の弁理士に支払う出願手数料は、上記日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートによると、1区分で平均約67,000円です。

拒絶理由通知への対応

商標登録出願後、特許庁の審査官により審査がなされます。特許庁の審査官により、商標や保護を受けようとする指定商品・役務(サービス)の記載に問題があると判断された場合には、拒絶理由通知が送付されます。

よくある拒絶理由としては、大きく以下の3つがあります。
・出願した商標に似た先行商標が存在する場合
・出願した商標が、一般名称、慣用名称、商品等の品質を普通に表したに過ぎない商標等に該当し識別力が無い場合
・願書に記載した指定商品又は役務に不備がある場合

これらの拒絶理由が通知された場合には、内容を検討した上で、願書に記載した指定商品・指定役務の記載を修正する補正書を提出したり、先行商標と似ていない又は識別力があるといった反論を記載した意見書を提出する必要があります。拒絶理由通知に応答せずに放置すると、拒絶理由が解消しないものとして拒絶査定が発送され、商標登録を受けられないという結果となってしまいます。
拒絶理由通知に対する応答には、原則特許庁の法定費用は掛かりません。一方、商標法や審査基準等に沿った形で説得力のある意見書や補正書を作成し、無事商標登録を勝ち取りたいのであれば、専門的な知識が不可欠です。登録の可能性を高めるためにも専門家である特許事務所・弁理士に依頼するのがよいでしょう。

この場合の特許事務所・弁理士に支払う手数料は、上記載日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートでは、1区分で補正書の作成・提出が平均約41,000円、意見書の作成・提出が平均約48,000円です。出願する区分が増えたり反論の難易度が高くなった場合には、手数料は高くなります。

登録査定に対する登録料の納付

拒絶理由通知がなされることなく登録査定となった場合、若しくは、拒絶理由通知に対して提出した意見書や補正書による反論が認められて登録査定となった場合、30日以内に登録料を支払うことで、正式に商標登録を受けることができます。

登録料の納付は、特許事務所に支払う法定費用と、特許事務所の弁理士に支払う手数料が必要です。
特許庁の法定費用は、5年分納付の場合で17,200円×区分数です。10年分納付の場合は32,900円×区分数の費用が必要となります(2022年4月以降)。
5年分を2回納付するよりは、一括で10年分の費用を納付する方が総額は安くなりますが、区分数が増えるにつれ最初に支払う金額が大きくなるので、事業が10年以上安定して継続しそうかどうか、現在手持ちの事業資金が十分にあるかどうか、などを考慮し、5年分納付にするか10年分納付にするかを決めるとよいでしょう。
なお、5年の場合でも10年の場合でも、期限満了前に更新登録料の納付と共に更新登録の申請をする限り、何度でも半永久的に商標登録を更新し続けることが可能です。
特許事務所の弁理士に支払う登録料納付手数料は、上で記載した日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートでは、1区分で平均約45,000円です。

特許庁に登録料を納付した後には、2週間程で商標登録となり、商標登録番号が付与されます。
また、登録料納付から3週間程度で商標登録証が代理人弁理士宛に送付されます。
代理人弁理士は、受領した商標登録証を依頼者宛に郵送することで商標登録の手続きが完了します。

商標はお金がすべてではないということだね。安心感を得るためにも特許事務所への依頼を検討してみるよ。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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