他人の商標と一部が同じ商標を出願したい！登録になる？

一部が同じ商標を出願したい

「Amazing apple」っていう商標を出願しようと思うんだ。けど、「Amazing」という登録商標が存在するらしいんだ。「Amazing apple」を出願したら、登録される？

「Amazing apple」と先行商標「Amazing」が似ているかどうかの問題ですね。「Amazing apple」は、2つの語句「Amazing」と「apple」とが組み合わされているので、専門用語で結合商標と呼ばれています。
結合商標の類否を考えるには、非常に沢山の要素を検討する必要があります。

簡単に類否が分かるものではないのか、困ったなあ。実は、先行商標「Amazing」の指定商品はかばんなんだけど、こちらも既に「Amazing apple」というお店の名前で、ネット上でかばんを販売しているんだ。

そういうことでしたら、商標「Amazing apple」が、他人の商標「Amazing」の権利侵害になるかどうかも検討しなければならないですね。

他の人の商標と一部が同じである商標を出願したい時、その他人の商標は、自己の商標の登録の妨げとなるのでしょうか。
もしくは、自分の商標と一部が同じである他人の商標を見つけた時、その他人の商標に対して、侵害であると主張できるのでしょうか。
それには、一部同一の他人の商標と自己の商標が類似するかどうかが鍵となります。

此処では、一部が同じである商標があったときの、類似するかどうかの判断のために必要な情報を紹介します。
また、その際の判断手法を、具体例を交えて解説します。

類否判断

そもそも、商標同士が似ているか似ていないのかの判断は、どのように行うのでしょうか。
類否判断の手法は、商標法の条文に記載されているものではありません。いくつもの判例が積み重なり、それらが審査に反映され、できたものです。

以下で簡単に説明します。

なお、類否についての詳しい記事はこちらにありますので、ご参照ください。

商標の類似

商標と商標とが類似しているかどうかは、対比される商標が同一・類似の商品・役務に使用される場合に出所の混同が生じるか否かによって判断されます。
その判断においては、商標の外観・称呼・観念の三点が取引の実情も加え、総合して考慮されます。

外観・称呼・観念とは、つまり、見た目・読み方・意味合いのことです。
中でも日本では、称呼（読み方）が重視されやすい傾向にあります。

商品・役務の類似

商品・役務の類似は、対比される商品・役務が同一・類似の商標に使用される場合に出所の混同が生じるか否かによって判断されます。
商品・役務が類似するかどうかの判断は、基本的に類似群コードを確認することで可能です。類似群コードが同じであれば、原則その商品・役務は類似と判断されます。

類似群コードについては、こちらの記事が参考になります。

結合商標の類否判断

文字や語、図形、記号などの構成部分を複数組み合わせた商標は、結合商標と呼ばれています。
結合商標の類否判断については、様々な判例があり、長年、多くの学者や実務家によって議論されています。

そのため、一筋縄ではいかないことは、ご承知おきください。

商標審査基準

商標の審査官は、以下の基準を元に、結合商標の類否を決めています。

特許庁　商標審査基準　改訂第15版

結合商標の称呼、観念の認定及び類否判断について
(1) 結合商標の称呼、観念の認定について
(ｱ) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合してい
るものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。
(ｲ) 結合の強弱の程度において考慮される要素について
文字のみからなる商標においては、大小があること、色彩が異なること、書体が異なること、平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること等の商標の構成上の相違
点、著しく離れて記載されていること、長い称呼を有すること、観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。

判例

結合商標については、いくつも有名な裁判例がありますが、中でも影響力の強い2つの判例を簡単にご紹介します。

１．リラ宝塚事件（最高裁昭和37年（オ）第953号）
商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。

リラ宝塚事件は、商標審査基準など、現行の制度に影響した事件です。
但し、個別のケースについては、以下のつつみのおひなっこや事件のような判断がなされることがあります。

２．つつみのおひなっこや事件判決（最高裁平成19年（行ヒ）第223号）
結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

まとめ

• 基本的に、結合商標の構成部分が不可分的に結合されていない場合に、一部の分離抽出が許される
• 結合商標の構成部分が不可分的に結合されている場合において、なおその一部の分離、抽出が許される場合とは、
  その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合
  それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合

事例

では、先行商標「Amazing」があるときに、「Amazing apple」を出願した場合、「Amazing apple」は登録となるのでしょうか。
基本的な考慮要素と、それに対する当て嵌めは以下です。

基本的な考慮要素

０．商品・役務の類似群コードが一致しているか
仮に商標同士が類似していたとしても、先行商標と商品・役務が類似していなければ、類似関係にありません。

１．外観（見た目）
　商標全体として、一体と見られるような見た目をしているか。

２．称呼（読み方）
　よどみなく一連に読むことができるか。

３．観念（意味合い）
　商標全体として、一体の意味合いがあるか。

４．１～３を考えた時に、不可分的に結合しているか

５．不可分的に結合している場合に、なおその一部が分離されるか（識別力の観点）
その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるor
それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、分離抽出されます。

ここで重要なポイントは、指定商品、指定役務との関係で、商標の各部分の識別力に軽重の差が出て来るかどうかです。
識別力とは、その商標を見たり聞いたりして、その商標が何人かの業務に係る商品・サービスであることが認識できる、商標が持つ力のことです。
例えば、商品「箸」を指定して商標「おてもと」を出願した場合、「おてもと」は「箸」を意味するものとして一般的であるため、「おてもと」が誰かの商標であるとは気付かれません。この場合、商標「おてもと」に識別力は無いと考えられます。
一方、商品「化学品」を指定した商標「おてもと」については、識別力があると考えられます。

当て嵌め

０．商品・役務の類似群コードが一致しているか
ここで、先行商標「Amazing」はかばん（類似群コード21C01）を指定しています。
巾着、キーケース、定期券入れ、紙幣クリップ、かばん関係の小売等役務も類似群コード21C01です。
本件の出願商標「Amazing apple」は、かばんのネット販売（かばん関係の小売等役務）に使用される商標ですので、類似群コードが一緒のため、先行商標「Amazing」と商品・役務が類似すると考えられます。

１．外観（見た目）
「Amazing」と「apple」の間にはスペースがあります。

２．称呼（読み方）
アメージングアップルなので、10文字です。少し読みが長い気もしますが、一気に発声可能です。

３．観念（意味合い）
見事なりんご、程度の意味合いを連想します。
Amazingは形容詞で、後ろのappleを修飾しており、意味合いの上で、全体的にまとまりがあります。

４．１～４を考えた時に、不可分的に結合しているか
外観称呼観念から総合的に判断すると、一体感があると言えそうです。

５．不可分的に結合している場合に、なおその一部が分離されるか
かばん関係の小売等役務との関係で、「Amazing apple」のうち、「Amazing」や「apple」が一般的に使われているということはなさそうです。
そのため、「Amazing」と「apple」の識別力に、目立った軽重はないと考えられます。

つまり、「Amazing」若しくは「apple」が、かばん関係の小売等役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとは考えにくいです。
また、「apple」から出所識別標識としての称呼、観念が生じないということもありません。

もし識別力に軽重が有るようでしたら、「Amazing」と「apple」とが分離して認識される方向へ判断が傾きます。

以上より、出願商標「Amazing apple」と先行商標「Amazing」とは非類似と判断される可能性が高いのでは、ということになりますが、担当する審査官によっては、一度は拒絶理由通知が発行される可能性もありますので注意が必要です。
その後、審判を行うことで、登録になることもあります。

もし、「Amazing apple」が、パソコンに関する商標でしたら、著名なApple社の商標がある分野ですから、何かしら判断も変わってくるかもしれません。
また、商品「りんご」に使った場合や、「Amazing apple」の「apple」が目立たないよう薄く書かれていた場合、図形が組み合わさっている場合など、ケース毎の状況に応じて判断が変わるでしょう。
このように、結合商標の登録可能性を判断することは非常に難しいことです。

なるほど。結合商標の類否判断は、専門家に相談するのがよさそうだね。

そうですね、基本的に結合商標については、素人判断は危ないです。
結合商標の登録可能性の調査や、既に使用している結合商標が他者の登録商標の侵害にあたるかどうかの調査など、商標専門の弁理士に依頼すると安心ですよ。そのための専門家でもあります。

結合商標の類否判断は、何年もかけて習得するスキルなわけだね。一朝一夕の知識で判断しようとするのには無理があるか～逆にスッキリしたよ。

是非ご相談ください！

Amazing DXでは、一部が同じ商標が出願されていた場合、「商標検索」をしていただいた時に検索結果にその商標が表れることがあります。
これは、AIと弁理士の判断で、似ているのではと思われるものが結果欄に挙がるようになっているためです。

商標検索を利用してみて、もし判断に迷うような商標がありましたら、ご相談いただけますと幸いです。

また、結合商標のような慎重に類否判断をすべき商標については、Premiumサービスでの調査も是非ご検討ください。
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商標権だけでなく、特許や意匠などの知財についてのご相談も、弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKのサイトの問合せフォームより、承っております。