商標登録した後に気をつけること

商標登録後は、登録商標を指定商品役務に使用しておけば、問題ないよね。そして、異議申立とか無効審判請求とか登録商標の登録要件に関する争いなどが生じない限り、更新期限の管理をしっかりしておけば、管理を特許事務所から引き上げてもよいかな。

確かに、登録商標を指定商品役務に使用しておけば、大きな問題は生じません。ただし、使用態様によっては使用商品役務の特定が容易ではない場合もあります。また、事業の発展等に伴い、使用商標の変更または使用商品・役務の変更・拡大が生じ、専門家の助けが必要なこともあります。特許事務所では、日本・外国の法制度の改正の紹介のみならず様々なアドバイスをしてくれますよ。

事業内容が変動するのだから、確かに、使用する商品役務や商標を全く変更しないということは考えにくいね。商品役務や商標の変更の場合は、特許事務所にアドバイスを求めた方が、保護を確実にしトラブルの防止にもなるかな。そうすると、管理を引き上げず特許事務所と何らかの繋がりを保っておくことが良さそうだな。

使用商標変更の場合

使用商標変更のリスク

・登録商標の変更使用の場合、不使用または不正使用としての商標登録取消リスク、登録商標表示の虚偽表示とされるリスクがあります。

・なお、登録商標の変更使用の場合、他人の商標権の侵害になることもありますが、侵害の説明は省略します。以下同様です。

登録商標を使用しないとして取消されるリスク

・商標法第５０条の審判（以下、不使用取消審判と称します。）により、３年間不使用の指定商品役務について、登録商標は原則取消されます。不使用商標は第三者の商標の選択の幅を狭めるため、本審判はそれを是正する制度です。

・そこで問題となるのが、登録商標を変更して使用する場合です。平仮名と片仮名の相互間の変更などでは登録商標の使用とされています。このため、上記のような変更では不使用取消審判による取消はありませんが、許容される変更の判断は容易ではありません。

登録商標を不正使用したとして取消されるリスク

・商標権者の登録商標に類似の商標の故意の使用により誤認混同等が生じた場合は、商標法第５１条の審判（以下、５１条不正使用取消審判と称します。）により、商標登録が取消されます。例えば、次に示すように他人の著名商標に近づけるように登録商標を変更して使用する場合です。

（１）登録商標の一部のフォント・大きさまたは色彩等を変更したり、

（２）登録商標に空白等を挿入したりまたは削除したり、

（３）登録商標の一部（例えば文字部分や図形等）を削除したり、または、

（４）登録商標に文字又は記号等を付記し一体として使用したりする場合です。

・同取消審判では、商標権者の不正使用を対象としており、ライセンシーの不正使用については、後述する別の審判があります。なお、同取消審判は不使用取消審判と異なり、使用した指定商品役務に限定されず、登録商標全体が取消されます。そして取消されると、５年間は取消された登録商標の同一類似の商標の登録を受けることができません。

虚偽表示とされるリスク

・商標法では、登録商標使用の際、登録商標である旨の表示（以下、登録商標表示と称します。）を付すように努める訓示規定があります。また、第７４条各号に記載されているように、登録商標以外の商標の使用の際に登録商標表示または紛らわしい表示を付す行為は、虚偽表示として懲役または罰金に処せられます。そして、両罰規定のため、従業員が違反した場合は同従業員が罰せられるほか法人にも罰金が処せられます。

・不正使用の判断の際、出願経過を参酌されることがあります。例えば、空白を設けず一連一体で表記した商標について、一体不可分性を強調して他人の登録商標との非類似主張が認められ登録となった場合などです。その登録商標に空白等を挿入し分離観察が可能となるような態様で使用すると、不正使用として取消されるリスクが高まります。登録商標を変更使用する場合は、商標登録出願の際に代理人となった特許事務所に相談することもおすすめです。また、現場で商標を変更して使用していることもあるので、定期的に商標の使用態様を特許事務所に確認してもらってもよいです。

指定商品役務以外の商品役務に使用の場合

指定商品役務以外の商品役務に使用の場合のリスク

・登録商標を指定商品役務以外に使用すれば、不使用または不正使用による商標登録取消リスク、登録商標表示が虚偽表示とされるリスクです。

登録商標を指定商品役務に使用しないとして取消されるリスク

・不使用取消審判により、3年間不使用の指定商品役務については、その部分について登録商標が原則取消されます。指定商品役務ごとに請求可能なため、指定商品役務のうちの一部を使用していても、使用していない指定商品役務があれば、その部分について取消されるリスクがあります。

・やや専門的になりますが、ある商品に商標が付されていたとしても、その商品についての使用とはされないことがあります。よく問題となるのが、その商標がその商品（例えば被服）の出所識別を示していると評価されるのか、またはその商品を構成する素材（例えば被服の布地）の出所識別を示していると評価されるのか、という問題です。

・また、使用商品役務の判断が専門家でも簡単にはできないものもあります。商標権者の行為が指定役務「商品の販売に関する情報の提供」に該当するかということで、最高裁まで争われ、特許庁の判断が否定された事件がありました。

登録商標を不正使用したとして取消されるリスク

・商標権者の登録商標の指定商品役務に類似した商品役務の使用により誤認混同等が生じた場合でも、５１条不正使用取消審判によって、商標登録が取消されることがあります。社内に対しては、イントラネットに専用ホームページ等を設け、分かりやすい例を示した適正な使用態様・禁止事項を記載した利用規約を提示したりします。そして、同ページが社内で注目され常に参照されるよう動画等魅力あるコンテンツを掲載し、サイトマップや有用なサイトへのリンク等も充実させたいものです。

虚偽表示とされるリスク

・登録商標といえども指定商品役務以外に使用する場合は、登録商標の使用とは言えません。このため、そのような場合に登録商標表示を付す行為は虚偽表示に該当します。

・不使用取消審判については、予測が容易ではない場合もあり、それを前提に対応する必要があります。実際の使用態様を専門家に見てもらい、好ましくない結果となっても被害を最小限にする対策について経験のある特許事務所に助言してもらうことがおすすめです。

登録商標のライセンス

登録商標ライセンスのリスク

・登録商標をライセンスした場合は、ライセンシーの使用により不使用取消審判による取消を免れるメリットもありますが、ライセンシーの不正使用による商標登録取消リスクなどライセンス固有のリスクも発生します。

・希釈化・普通名詞化のリスクもあります。商標権者の使用の場合も同様の問題がありますが、ライセンスの場合はライセンシーの管理監督の問題もあり、リスクが高まります。

不使用取消審判による取消リスク

・不使用取消審判において、ライセンシーの使用でも取消を免れることができます。この場合、登録商標の使用者がライセンシーであることを立証します。このため、ライセンス時点で、ライセンス契約を締結しライセンシーを明確にしておくべきです。

登録商標を不正使用したとして取消されるリスク

・ライセンシーによる登録商標の同一類似の範囲での使用の結果、誤認混同等が生じた場合、商標法第５３条の審判（以下、５３条不正使用取消審判と称します。）により、商標登録が取消されます。ライセンスの取消ではなく商標登録の取消となる理由は、商標権者の監督責任が問われるためです。

・なお、５１条不正使用取消審判と以下の２点で異なります。

（１）５１条不正使用取消審判では「故意に」が要件ですが、５３条不正使用取消審判では過失により誤認混同等が生じた場合でも取消されるという違いがあります。

（２）５１条不正使用取消審判では商標権者が登録商標を指定商品役務に使用していた場合は取消されることはありませんが、５３条不正使用取消審判ではライセンシーが登録商標を指定商品役務に使用していた場合でも取消されることがあります。

虚偽表示とされるリスク・普通名称化のリスク

・ライセンシーの使用の場合も虚偽表示とされるリスクはあります。

・ライセンスの場合に限りませんが、商標権者の管理が及びにくいこともあり、よく問題となるのが登録商標の普通名称化リスクです。普通名称化すると、権利行使ができません。

・特に注意すべきものが、全く新しいタイプの商品の商標です。良く実施される方法として、商品名とは別にその新しいタイプの商品の普通名称を併せて発表し周知に努め、商品名と普通名称とを使い分けるなど使用ポリシーを定める方法です。そして、不適切な使用態様については訂正依頼し、辞書に普通名称として掲載されていれば削除依頼します。

ライセンスする場合は、契約締結し順守させるということになりますが、適切な契約作成が結構大変です。ライセンス契約のひな型はネットで簡単に入手できますが、個別の事情もあり、ひな型に沿って作成すればよいというものでもありません。専門家に全て委ねる必要もないでしょうが、専門家の助言があると安心です。

本当にその通りだね。

マドリッドプロトコル出願の基礎登録の場合

国際登録が取消されるリスク

・国際登録日から５年経過前にその基礎出願・基礎登録が無効・取消・放棄等があれば、国際登録が取消されます。また、指定商品役務の一部取消等の場合も国際登録の対応する部分が取消されます。

商標登録出願を依頼してみよう

・当事務所では「Amazing DX」という、独自サービスを提供しており、無料の商標調査検索システムをご利用いただけ、お手軽に商標登録出願の依頼をすることが出来ます。Amazing DXでは、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

・商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。