商標を勝手に出願された! 悪質な「商標ゴロ」への対策とは

元は自社で長く使っていた商品名が、全然関係ない人に商標出願されちゃった…
商標と同じ名前を使ったら駄目だって聞くし、別の商品名を考え直さないといけないのかな…
自社で使っていた商品名が商標出願されても、まだ諦めないほうがいいかもしれません。
悪質な業者などによって商標が出願された場合など、何らかの対応が可能な場合もあります。
目次 Index
  1. 悪質な意図を持って商標を取得する「商標ゴロ」について
  2. 「商標ゴロ」への対策について
    1. 拒絶されるのを待つ
    2. 異議申立・無効審判等を請求する
    3. 世間に公開せず、先に商標を出願する
    4. 困ったときは弁理士にご相談ください!

悪質な意図を持って商標を取得する「商標ゴロ」について

日本の商標法は、先に商標を「使っていた人」が権利を持つという制度(先使用主義)ではなく、先に商標を「出願した人」に権利が発生するという制度(先願主義)を採用しています。

この制度を悪用して、他の人が既に使用しているものの、商標出願を行っていない商品名などを、横取り的に商標出願する者が存在します。

こういった方々は「商標ゴロ」や「商標トロール」などと呼ばれており、近年ではこの商標ゴロが様々な界隈で出現し、話題になっています。

商標法には、特許法等でいう「冒認出願」(他人の発明を盗み、特許として出願すること)の概念や制度は存在しません。
そのため、商標ゴロにご自身が使用していた名称などを先に商標出願されてしまった場合、対抗することが難しくなります(ただし、後述する通り対応できる場合もあります)。

「商標ゴロ」への対策について

こういった商標ゴロには特許庁も頭を悩ませているようで、特許庁のHPに商標ゴロによる出願に対する特許庁の審査の方針や、商標ゴロの被害者が取り得る対応について説明するページ(リンク)が個別に設けられています。

これを踏まえて、商標ゴロへの対策方法について、以下の通り説明いたします。

拒絶されるのを待つ

商標ゴロによる商標の横取り的な出願に対しては、まずは「出願が拒絶される(登録は認められないと特許庁に判断される)のを待つ」ことが有効な対処として考えられます。

商標ゴロの中には、大量の商標を出願するだけ出願し、実際には出願に必要な料金を支払わないという者がいます。
当然、そのような料金を支払わない商標出願は追って拒絶されます。

また、日本商標法に「冒認出願」のような制度は存在しませんが、一方で「出願・登録されていないものの、有名(周知・著名)になっている第三者の商標は登録できない」旨の規定は存在します(商標法第4条1項10号など)。
そのため、仮にご自身が使用している名称などが有名になっていると特許庁が判断した場合は、商標ゴロがその名称などを出願したとしても拒絶され、登録にはなりません。

その他、商標ゴロの中には、とにかく大量の商標出願を行う者もいます。
これについては上記の特許庁の説明ページに記載の通り、個人や一企業で想定される以上の膨大な数の商標を出願している者による商標出願については、本当にその商標を使用している(あるいはする予定がある)のか疑わしいと判断され、拒絶されるとのことです。

具体的には、「概ね年間1000件以上」がこれに当たるとされています。

【参照】特許庁「商標審査便覧41.100.03.4.(ア)」(PDFリンク

以上の通り、商標ゴロに自らの使用する名称などを商標出願されたとしても、その後拒絶される可能性がありますので、ひとまず拒絶されるのを待つということが対処方法の一つになります。

【注意】商標ゴロに対する積極的なアクションについて

一方で、商標ゴロによる商標出願に対する積極的なアクション(クレームや交渉など)については、慎重になる必要があります。

例えば、上記の通り商標ゴロの中には、商標を出願するだけして登録を目指さない(手数料を支払わない)者が存在します。
そういった商標ゴロは、特定の誰かを攻撃することが目的ではなく、不特定多数の商標出願を行い、出願した商標の使用者の中からライセンス料を払うような方が現れるのを待っているものと推測されます。
そのような者に対して、大々的にクレームを入れたりすると、その商標を登録したら困る(お金を支払ってでも使いたいと考えている⇒商標ゴロの利益に繋がる)人がいることをわざわざ知らせることになります。
その結果、その商標については手数料を支払い登録され、より不利な状況に陥る恐れがあります。

ただし、場合によっては交渉などの積極的なアクションが必要な場合も考えられます。
どのような判断が適切であるかはケースバイケースであり、ご自分での判断が難しい場合は、弁理士などの専門家に一度相談してみることをお勧めいたします。

異議申立・無効審判等を請求する

商標ゴロによる商標出願が登録されてしまった場合、その商標登録に対して「異議申立」や「無効審判」を請求することが対策として考えられます。

これらの審判等を請求し、商標ゴロの登録商標には登録を撤回すべき理由があることを主張します(例えば上記のように、出願前からご自身で商標を使用しており、既に有名になっているなど)。

世間に公開せず、先に商標を出願する

予防的な対策ではありますが、今後ご自身で使用したい名称などがある場合、「世間に公開する前に」商標出願することが、商標ゴロに対しては最も効果的であると言えます。

冒頭で述べた通り日本商標法は先願主義であるため、これにより商標ゴロに使用している名称などを横取りされる危険性が無くなります。
(その他にも商標登録には多くのメリットがあります。詳しくはこちらのガイド記事もご参照ください。)

ただし、商標出願した名称などを少し変えて、商標ゴロに出願される恐れもあります。

日本商標法上、先に出願した商標と同じ商標だけではなく、これと似ている(類似する)商標を別の人が出願したとしても登録にまでは至りませんので、通常であれば問題になりません(商標の登録要件の一覧については、こちらのガイド記事もご参照ください)。
しかしながら、商標を巧みに変形させて、既に登録となっている商標と世間的には「似ている」と思えるような商標を登録にまで持っていくケースも見受けられます(「マリカー」商標など)。

そのため、企業のハウスマークなど、会社にとって非常に重要な役割を持つ商標などは、それに似た商標もバリエーション豊かに出願しておけば安心であると言えます。

【例1】任天堂株式会社 ⇒ 「ポケットモンスター朱」などでも商標出願・登録(実際にリリースされているゲームの名称は「ポケットモンスター赤」)
【例2】ソニー株式会社 ⇒ ハウスマークの「SONY」について、「SONI」や「SUNNY」などでも商標出願・登録

商標ゴロに商標登録されても問題ない場合

ご自身が使用する名称などを商標ゴロに商標登録されたとしても問題ない場合があります。

具体的には、商標ゴロの登録商標で指定されている商品やサービスが、ご自身の行っているビジネスと異なっているならば、その商標を別途出願、使用しても問題ございません。
なぜなら、商標権が及ぶのは、その商標が指定する商品・サービスと似ている商品・サービスの範囲までだからです。

ただし、商品・サービスが似ているか否かの判断は、一定の専門的な知識が必要になります。
もしご自身のビジネス商品が異なると思っていた登録商標が、実際には似ているものだった場合、差止めや損害賠償を請求される恐れがあります。
ご自分での判断が難しいようでしたら、専門家へ一度相談することをお勧めいたします。

勝手に商標を出願されてしまった場合、とりあえず出願が拒絶されるのを待つという対策があるんだね。
先に商標出願をするのも良いみたいだし、今後は使いたい商品名があったら、商標出願することも考えてみようかな!
そうですね! ご自身で使用したい商標があるのであれば、まずは商標出願を検討することが重要です。
ちなみにAmazing DXでは、ご自身の商標が先に出願されていないか無料で調査できて、商標出願も通常より安く行うことができます。
商標出願を考えているのであれば、ぜひともおススメします!
そうなんだ!
教えてくれてありがとう、DXくん!

困ったときは弁理士にご相談ください!

商標のことで、ひとりでお悩みではないですか?

困ったことがあれば、ぜひ経験豊かな弁理士にご相談ください!

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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